商标无效宣告行政诉讼案例【案例六】

中国商标无效宣告案例
时间: 2019-3-1 9:17:41来源:香港日聪商标事务所 编辑:小小编 点击:372次
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商标无效宣告行政诉讼案件中商标法意义上的商标使用的及其法律理解

——尼禄咖啡中国有限公司诉商标评审委员会、第三人意大利咖啡控股有限公司第5930504号“NERO”商标无效宣告行政诉讼纠纷案

 

【裁判要旨】

《商标法》第四十八条 本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。对于在先使用未注册商标的保护,应以该商标在诉争商标申请日前,在中国大陆地区在与诉争商标指定使用商品相同或类似的商品上进行使用,且具有一定影响为前提。本案中,第三人主张诉争商标系对其“CAFFE NERO”商标的抢注,综合分析第三人所提交的证据,其在行政阶段提交的中文期刊《创富志》(2007年2月号)、新浪网ASK爱问网页,及咖啡馆的铺面装潢、咖啡店馆使用的纸制咖啡杯等证据尚不足以证明在诉争商标申请日前其“CAFFE NERO”商标在中国大陆地区进行了上述条款意义上的使用,更不足以证明该商标的使用在中国大陆地区具有一定影响。故诉争商标的注册并未构成对第三人“CAFFE NERO”商标的抢注,未违反2001年商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。

 

【案情简介】     

原告:尼禄咖啡中国有限公司

诉讼代理人:王德春 北京奥肯律师事务所

被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会

第三人:意大利咖啡控股有限公司

一审案号:(2017)京73行初2231号

 

原告诉称:请求法院依法撤销被诉裁定,判令被告重新作出裁定。事实和理由:1、诉争商标核准注册后,第三人曾于2010年3月援引2001年商标法第三十一条提出异议申请,商标局裁定第三人引证的5141988号“CAFFE NERO”商标已被驳回商标注册申请,故丧失在先商标权利,第三人称原告抄袭、摹仿其引证商标及诉争商标注册易易产生不良影响证据不足;第三人此次仍援引2001年商标法第三十一条提出无效宣告申请,前后法律理由相同,前后证据相同,违反了2001年商标法第四十二条的规定,被告应不予受理第三人的无效申请。2、第三人提交的证据不足以证明其“CAFFE NERO”商标在先使用并有一定影响。3原告已经大量持续广泛使用诉争商标,并深受消费者欢迎,已客观上与第三人的商标区别开来并已形成客观的市场和稳定的市场秩序。综上,被诉裁定认定事实不清,适用法律错误,程序严重违法。

被告辩称:被诉裁定认定事实清楚,适用法律正确,作出程序合法,请求法院依法驳回原告的诉讼请求。

 第三人述称:同意被诉裁定,请求驳回原告的诉讼请求。

 

 一审法院审理查明:

一、诉争商标

注册人:皇家珈琲道国际控股有限公司(后转让予原告)

注册号:5930504

申请日期:2007年3月5日

专用权期限至:2020年2月27日

核定使用服务(第43类):咖啡馆;餐厅;餐馆;鸡尾酒会服务;出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿;饭店;快餐馆;茶馆;酒吧;自助餐馆内。

 

二、其他事实

诉争商标由皇家珈琲道国际控股有限公司于2007年3月5日申请注册,经初步审定并公告后,第三人提出异议。其异议理由如下:第三人“CAFFE NERO”商标已在包括中国在内的多个国家和地区进行了注册或申请,并通过使用和发展必将成为全球知名品牌。诉争商标与第三人申请在先的第5141988号“CAFFE NERO”商标构成类似服务上的近似商标。“CAFFE NERO”商标不仅是第三人长期使用的知名品牌,也是第三人公司英文名称的显著部分,诉争商标与之高度近似,明显是对第三人知名商标和企业名称的不正当抢注和恶意复制,损害了第三人的合法在先权利 。依据2001年商标法第十条第一款第(八)项、第二十八条、第三十一条、第四十一条第一款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条及《中华人民共和国民法通则》有关诚实信用原则的规定,请求不予核准诉争商标注册。商标局经审理作出异议裁定书,裁定诉争商标予以核准注册。该裁定书认为:第三人引证的第5141988号“CAFFE NERO”商标已被驳回商标注册申请,故丧失在先商标权利。第三人称原告抄袭、摹仿其引证商标及诉争商标注册易产生不良影响证据不足。异议裁定公告刊登于2012年8月27日第1325期《商标公告》。

另查,第三人于2017年10月2日由凯菲尼禄集团有限公司变更为意大利咖啡控股有限公司。

原告和第三人在行政阶段和一审诉讼阶段提交的证据材料(略)。

 

【一审判决】

一、关于法律适用问题   

本案诉争商标于现行商标法实施之前核准注册,故实体问题应适用该商标核准注册之时的法律即2001年商标法,程序问题应适用审查时法律即现行商标法。

二、第三人提出本案无效宣告请求是否涉及一事不再理问题

“一事不再理”系指在特定的当事人之间,不得针对相同的事实和理由进行重复审理。2001年商标法第四十二条规定“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标,不得再以相同的事实和理由申请裁定”就是“一事不再理”原则的体现。  

第三人主张诉争商标构成对其在先使用并有一定影响的商标的抢注,违反了2001年商标法第三十一条的规定,该理由与其在异议程序中所主张的诉争商标构成2001年商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形的理由相同。且商标局已经作出相应评述,但是第三人在本次无效宣告程序中向被告提交了新证据,用以证明其在先使用的商标的知名度。故被告认定上述无效宣告请求理由未构成2001年商标法第四十二条所指的“相同的事实和理由”,并对上述理由进行评审的做法,本院予以认可。

三、诉争商标的注册是否构成2001年商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形。

对于在先使用未注册商标的保护,应以该商标在诉争商标申请日前,在中国大陆地区在与诉争商标指定使用商品相同或类似的商品上进行使用,且具有一定影响为前提。本案中,第三人主张诉争商标系对其“CAFFE NERO”商标的抢注,综合分析第三人所提交的证据,其在行政阶段提交的中文期刊《创富志》(2007年2月号)、新浪网ASK爱问网页,及咖啡馆的铺面装潢、咖啡店馆使用的纸制咖啡杯等证据尚不足以证明在诉争商标申请日前其“CAFFE NERO”商标在中国大陆地区进行了上述条款意义上的使用,更不足以证明该商标的使用在中国大陆地区具有一定影响。故诉争商标的注册并未构成对第三人“CAFFE NERO”商标的抢注,未违反2001年商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。

综上,被诉裁定作出的主要证据不足,依法予以撤销。原告的部分诉讼请求具有事实及法律依据,应予支持。判决撤销被诉裁定。

 

上诉人意大利咖啡控股有限公司(简称意大利咖啡公司)因商标权无效宣告请求新增纠纷一案,不服中华人民共和国北京知识产权法院(简称北京知识产权法院)(2017)京73行初2231号行政判决,向本院提起上诉。

本院诉讼中,意大利咖啡公司为证明诉争商标的知名度及尼禄咖啡公司具有抄袭的故意,提交了《创富志》的相关报道、《我国零售业面临的困境与挑战》、尼禄咖啡公司注册商标列表。

本案中,意大利咖啡公司主张诉争商标系对其“CAFFE NERO”商标的抢注,综合分析意大利咖啡公司所提交的证据,其在行政阶段提交的中文期刊《创富志》(2007年2月号)、新浪网ASK爱问网页,及咖啡馆的铺面装潢、咖啡店馆使用的纸质咖啡杯等证据尚不足以证明在诉争商标申请日前,其“CAFFE NERO”商标在中国大陆地区进行了上诉条款意义上的使用,更不足以证明该商标的使用在中国大陆地区具有一定影响。故诉争商标的注册并未构成对意大利咖啡公司“CAFFE NERO”商标的抢注,未违反2001年商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。

本案中,意大利咖啡公司提交的证据不足以证明诉争商标注册存在扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公告资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为,故诉争商标的注册未违反2001年商标法第四十一条第一款之规定。

 

综上,北京高级人民法院审理本案观点和理由与一审法院一致,二审法院认为意大利咖啡公司上诉理由不能成立,其上诉请求不予支持,判决如下:驳回上诉,维持原判。

 

【分析点评】           

一审判决认为:“对于在先使用未注册商标的保护,应以该商标在诉争商标申请日前,在中国大陆地区与诉争商标指定使用商品相同或类似的商品上进行使用,且具有一定影响为前提。本案中,第三人主张诉争商标系对其‘CAFFE NERO’商标的抢注,综合分析对三人提交的证据,其在行政阶段提交的中文期刊《创富志》(2007年2月号)、新浪网ASK爱问网页,即咖啡馆的铺面装潢、咖啡店使用的纸制咖啡杯等证据尚不足以证明在诉争商标申请日期前,其‘CAFFE NERO’商标在中国大陆地区进行了上述条款异议上的使用,更不足以证明该商标的使用在中国大陆地区具有一定影响。故诉争商标的注册未构成对第三人‘CAFFE NERO’商标的抢注,未违反2001年商标法第三十一条所指‘以不正当手段抢险注册他人已经使用并有一定影响的商标的’的规定”。

 

1、修改前《商标法》第三十一条后半段的法律条文是“申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条款的保护对象,要求“商标是在先使用并有一定影响”,适用该条款的前提是:要求保护的商标,不仅有先于诉争商标的在先使用行为,而且该使用行为使商标形成了一定的影响。需要强调的是,法律对于“已经使用”和“有一定影响”这两个适用要件之间,使用的连接词是“并”,即,法律条文明确强调两者之间的是并列关系,“已经(在先)使用”并且“有一定影响”,这两个要素缺一不可。

 

而“何为使用行为”,不论是修改前《商标法》,还是现行《商标法》第四十八条,均明确“商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”重点是,其依据的是我国的《商标法》,相关使用行为,应当发生在《商标法》的法域空间,也就是中华人民共和国境内。商标权的保护具有独立性和地域性,这是国际上普遍承认和采用的原则。

 

本案第三人要求中国行政机关、司法机关,启用修改前《商标法》第三十一条后半段的规定,支持其主张,根据“谁主张谁举证”的基本原则,本案第三人理应提供充分有效的证据证明其商标在原告商标申请日期之前2007年3月5日之前,其在中国有在先商标使用,并且通过该使用使其商标在中国公众中形成了一定影响。

 

本案的时间点,应当以原告的诉争商标申请日期为时间节点,即2007年3月5日,在2007年3月5日之前,第三人根本没有在中国大陆地区有任何经营行为。在商标使用行为都根本未曾发生的情况下,上诉人所谓的其商标有 “一定影响”,堪称子虚乌有。

 

1.2)《商标审理标准》是商评委颁布的规定,在适用上具有普遍性,该标准就三十一条(现三十二条)后半段部分的“适用要件”的明确规定——

 

第2.适用要件

(1)他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响;

(2)系争商标与他人商标相同或者近似;

(3)系争商标所指定的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似;

(4)系争商标申请人采取了不正当手段。

在先使用并有一定影响商标的所有人或者利害关系人依据《商标法》第三十二条的规定对系争商标提出无效宣告的,应自系争商标核准注册之日起五年内提出。

3.已经使用并有一定影响商标的判定

3.1 已经使用并有一定影响商标是指在中国已经在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。

相关公众的判定适用《复制、摹仿或者翻译他人驰名商标审理标准》的相关规定。

3.3 用以证明商标使用情况的证据材料,应当能够显示所使用的商标标识、商品/服务、使用日期和使用人。

3.4 商标是否具有一定影响原则上以系争商标申请日为准予以判定。

 

具体到本案,第三人已经在一审程序中,明确承认其没有在中国开设店铺,商标没有实际使用已是被其陈述地确凿;在案证据,或者为第三人的自制证据、且没有时间标志,或者都是域外材料,在形式上没有进行过域外证据的公认证,甚至于连完整的翻译都没有;假设(强调是假设)这些域外证据是真的,其也严重欠缺时间标志,不能证明2007年3月5日之前的商标使用情况,更与中国大陆地区无关。在案的证据,没有一份符合上述《商标审理标准》的举证要求,没有一份证据具有证明效力。以如此的单薄到令人吃惊的材料,商评委竟然启用《商标法》第三十一条后半段,在没有充分有效证据支持的情况下,撤销了原告一枚注册了长达8年的注册商标,第三人在行政程序上得到的保护力度,简直堪称“超级驰名商标”,这是明显不符合常理和法律逻辑的。

 

那么,《商标法》第三十一条的适用,将自此泛滥。商评委在本案中的证据采信存在明显错误,其对于修改前《商标法》的适用存在严重偏差,一审判决对其予以纠正,是即其正确且有必要的。因为法律条款与条款之间应有其协调与平衡,法律更是牵涉国家主权,商标保护亦有地域性,第三人不在中国注册申请商标、不在中国经营、不在中国使用商标,如果得到了几乎是驰名商标才能得到的“待遇”,这对于注册商标持有人的原告而言,是极其不公平的事!    

    

“谁主张谁举证”,本案第三人理应用证据证明,在本案原告商标申请日期之前,其要求保护的商标在中国大陆地区“在先使用”,并且“有一定影响力”。然而,在案证据根本不能支持第三人的该主张。

 

(责任编辑:小小编)
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