诉争商品的实际使用可延及同一类似群组的类似商品上的使用

——原告深圳市丽的日用品有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员第7195342号“丽的lady及图”商标“撤三”复审行政诉讼案

【裁判要旨】

本院认为，通常情况下，法院对于商标评审委员会所作决定的审理应以当事人在商标评审阶段提交的证据为准，但考虑到2014年《商标法》第四十九条的立法目的在于促使商标注册人将其商标进行使用，发挥其商标功能，避免商标资源的闲置及浪费。因此，如果注册商标专用权人在诉讼阶段补充提交新证据，确实能够证明其存在实际使用行为，那么法院基于客观事实，可以在一定程度上对注册商标专用权人在诉讼阶段补充提交的使用证据予以考虑。本案中，本院认为深圳丽的公司对于诉争商标在核定使用的商品卫生巾上进行了商标法意义上的使用，主要综合考虑以下因素：

第一、深圳丽的公司在诉讼阶段提交的外观设计专利证书虽然不能直接证明其对诉争商标进行了使用，但该外观设计专利证书记载：外观设计名称为卫生巾包装袋，专利申请日为2012年10月29日，所附外观设计图片或照片中显示卫生巾包装袋上印有诉争商标，仰视图中记载“生产批号和限制使用日期：见包装袋标注”，同时结合其中的右视图及后视图上的记载“NO.121016，有效期至：2015.10.15”。第二，关于深圳丽的公司提交的2012年10月30日印制的《纸巾商情》杂志，虽其扉页记载“内部资料免费交流”，但根据其刊登内容、印制时间、杂志的登记证号、准印证号及标注《国联资源网行业资讯》等，可以视为深圳丽的公司将诉争商标用于广告宣传活动中。第三，关于中央电视台广告合同和广告视频光盘，显示时间虽未在本案指定期间内，但考虑商品生产经营规律及两者相差时间不大，该证据结合上述两项证据及相关销售卫生巾发票，综合考虑诉争商标的使用状况以及《商标法》的立法本意，本院对该证据予以采信。

此外，深圳丽的公司主张其将诉争商标用于卫生巾商品上的使用可延及诉争商标核定使用的“医用药膏；放射性药品；膏剂；杀虫剂；消毒剂；兽医用药；医用气体；医用营养品；空气清新剂”上的使用，因其未能提交证据予以佐证，本院对此不予采信。

综上，商标评审委员会作出被诉决定的主要证据不足，本院应予撤销。

【案情简介】

原告深圳市丽的日用品有限公司，住所地深圳市罗湖区嘉宾路海燕商业大厦1507室。

委托代理人王德春，北京奥肯律师事务所律师。

被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。

第三人贺芳，女，汉族，1975年1月15日出生，住河南省南阳市宛城区####。

原告诉称：深圳丽的公司于2007年10月9日成立，于2009年2月11日向商标局在第5类注册诉争商标，指定在“卫生巾、膏剂、医用药膏”等商品项目上。诉争商标品牌在“医用药膏”等商品项目上实际使用已经在行业内具有非常高的知名度和影响力。综上，被诉决定请求法院撤销被诉决定，并责令商标评审委员会重新作出决定。

被告辩称：

商标评审委员会辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，应予维持，请求法院依法驳回深圳丽的公司的诉讼请求。

第三人贺芳陈述意见称：深圳丽的公司提交的证据不足以证明其在指定期间内使用了诉争商标，故被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，应予维持，请求法院依法驳回深圳丽的公司的诉讼请求。

【法院查明事实】

一、诉争商标系第7195342号“丽的lady及图”商标

原告于2009年2月11日向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出注册申请，核定使用商品为第5类：医用药膏；放射性药品；膏剂；卫生巾；杀虫剂；消毒剂；兽医用药；医用气体；医用营养品；空气清新剂(截止)。该商标专用期限自2011年11月28日至2021年11月27日止。

2015年10月29日，贺芳对诉争商标以无正当理由连续三年不使用为由向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出撤销申请。2016年6月20日，商标局针对诉争商标作出商标撤三字[2016]第Y004790号《关于第7195342号第5类“丽的LADY”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，驳回贺芳的撤销申请，第7195342号第5类“丽的LADY”注册商标不予撤销。

贺芳不服商标局上述撤销决定，于2016年7月11日向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会经审理，于2017年6月26日作出被诉决定，诉争商标予以撤销。

评审阶段，商标评审委员会为查明案件事实，应贺芳的请求，调取了深圳丽的公司在诉争商标撤销程序中向商标局提交的有关证据材料：

1、丽的商标在京东购物网站2015年10月28日前使用记录截图；

2、中央电视台广告合同及广告视频光盘。

二、诉讼阶段，深圳丽的公司向本院提交了以下证据：1、外观设计专利证书及发明专利证书；2、委托加工合同及检测报告；3、2013年度企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告；4、委托书销售合同；5、《纸巾商情》杂志广告；6、2012年至2014年部分发票及经销商出具的证明；7、深圳丽的公司与授权制造商川田卫生用品(浙江)有限公司的商业往来文件(授权书、往来信件、包装图片、订单、送货单、汇款凭证)；8、ISO9001&ISO14001质量认证合同及认证证书；9、丽的产品包装箱及产品外包装实物照片。以上证据用以证明深圳丽的公司在指定期间2012年10月29日至2015年10月28日内生产了使用诉争商标的卫生巾等产品，并使用了诉争商标。

商标评审委员会向本院提交了行政阶段相关材料复印件：1.诉争商标档案，证明诉争商标申请日期、商标图样、核定使用商品等情况；2.商标局撤销三年未使用决定书复印件，证明诉争商标被商标局不予撤销注册的事实及理由；3.贺芳在评审程序中提交的复审申请书及深圳丽的公司在商标局撤销三年未使用程序中提交的证据材料，证明被诉决定是依据双方当事人申请复审、答辩的理由和证据作出的；4.答辩通知书、证据交换通知书，证明被诉决定的作出程序合法。

贺芳未向本院提交证据。

上述事实，有诉争商标的商标档案、被诉决定、复审申请书、当事人在行政程序及诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。

【审判结果】

法院认为：

一、关于本案的法律适用问题

2014年《商标法》于2014年5月1日施行，本案复审期间为2012年10月29日至2015年10月28日，复审期间跨越2001年《商标法》与2014年《商标法》施行期间。因此，本案涉及新、旧法的衔接适用问题。“法不溯及既往”原则是指行政相对人的行为发生在新法实施以前，行政行为作出在新法实施以后，法院审查行政行为合法性时根据当时的法律规定对实体问题进行审查，即适用旧法规定，以保障行政相对人的信赖利益。“法不溯及既往”是立法法通常的原则，其目的是维护当事人对于法律稳定形成的信赖。本案三年不使用复审期间跨越新旧法施行期间，且被诉决定作出时也处于新法生效的期间，并不符合“法不溯及既往”原则所适用的条件。另外，针对连续三年停止使用的商标撤销问题，2014年《商标法》将2002年《商标法实施条例》第三十九条第二款中规定的“没有正当理由”吸收进立法，增加了“没有正当理由”作为三年停止使用的限制条件，相比2001年《商标法》，构成撤销注册商标的实质条件更加严格，说明立法更加强调对注册商标稳定性的维护。2014年《商标法》对构成撤销的条件作出了更为严格规定，并且与2002年《商标法实施条例》的规定一致的情况下，适用2014年《商标法》不会损害商标权人的信赖利益。本案的情况适用2014年《商标法》，更符合立法的目的。被诉决定适用2001年《商标法》，属于法律适用错误，本院予以纠正。但是，由于新法中规定的“没有正当理由”已在2002年《商标法实施条例》中体现，因此法律适用的变化并不当然导致商标评审委员会的审查结果的改变。

二、诉争商标在2012年10月29日至2015年10月28日期间是否在核定商品“医用药膏；放射性药品；膏剂；卫生巾；杀虫剂；消毒剂；兽医用药；医用气体；医用营养品；空气清新剂”上进行了商标法意义上的使用

2014年《商标法》第四十九条规定，没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

关于深圳丽的公司在诉讼阶段提交的新证据能否被采用的问题，法院认为，通常情况下，法院对于商标评审委员会所作决定的审理应以当事人在商标评审阶段提交的证据为准，但考虑到2014年《商标法》第四十九条的立法目的在于促使商标注册人将其商标进行使用，发挥其商标功能，避免商标资源的闲置及浪费。因此，如果注册商标专用权人在诉讼阶段补充提交新证据，确实能够证明其存在实际使用行为，那么法院基于客观事实，可以在一定程度上对注册商标专用权人在诉讼阶段补充提交的使用证据予以考虑。本案中，法院认为深圳丽的公司对于诉争商标在核定使用的商品卫生巾上进行了商标法意义上的使用，主要综合考虑以下因素：

第一、深圳丽的公司在诉讼阶段提交的外观设计专利证书虽然不能直接证明其对诉争商标进行了使用，但该外观设计专利证书记载：外观设计名称为卫生巾包装袋，专利申请日为2012年10月29日，所附外观设计图片或照片中显示卫生巾包装袋上印有诉争商标，仰视图中记载“生产批号和限制使用日期：见包装袋标注”，同时结合其中的右视图及后视图上的记载“NO.121016，有效期至：2015.10.15”。第二，关于深圳丽的公司提交的2012年10月30日印制的《纸巾商情》杂志，虽其扉页记载“内部资料免费交流”，但根据其刊登内容、印制时间、杂志的登记证号、准印证号及标注《国联资源网行业资讯》等，可以视为深圳丽的公司将诉争商标用于广告宣传活动中。第三，关于中央电视台广告合同和广告视频光盘，显示时间虽未在本案指定期间内，但考虑商品生产经营规律及两者相差时间不大，该证据结合上述两项证据及相关销售卫生巾发票，综合考虑诉争商标的使用状况以及《商标法》的立法本意，法院对该证据予以采信。

此外，深圳丽的公司主张其将诉争商标用于卫生巾商品上的使用可延及诉争商标核定使用的“医用药膏；放射性药品；膏剂；杀虫剂；消毒剂；兽医用药；医用气体；医用营养品；空气清新剂”上的使用，因其未能提交证据予以佐证，法院对此不予采信。

裁判结果：

综上，商标评审委员会作出被诉决定的主要证据不足，法院应予撤销。深圳丽的公司的诉讼理由部分成立，法院予以支持。但鉴于商标评审委员会作出被诉决定所依据证据不足的主要原因系深圳丽的公司在复审阶段未提交本案诉讼中所补充提交的证据，故本案诉讼费用由深圳丽的公司负担。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第(一)项之规定，法院判决如下：

一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会于2017年6月26日作出的商评字[2017]第74957号关于第7195342号“丽的lady及图”商标撤销复审决定；

二、被告国家工商行政管理总局商标评审委员会于本判决生效后就第三人贺芳针对第7195342号“丽的lady及图”商标提起的撤销复审请求重新作出决定。

【分析点评】

本案当中，深圳丽的公司因其主要经营卫生巾等女性卫生护理用品，提交至法院的证据也是集中关于此类产品的材料，无论从产品实物、销售单据、发票、发货单据、银行转账流水、收货单据、广告杂志等方面已经形成了一个完整的证据链条，大量充分的证据已经指向深圳丽的公司已经在指定三年期间在诉争商品卫生巾产品上进行了公开、真实、合法、有效的真实使用。但是，因深圳丽的公司没有提交第0506群组以外的其他群组商品的具体使用证据，且“卫生巾”产品与其他群组产品在生产原料、功能、用途、消费对象、消费方式等方面存在一定差别，所以法院认为诉争商标在“卫生巾”产品上的使用不能延及其他群组商品。可以说，北京知识产权法院在此类问题把握的标准也是比较统一的，一方面保护了商标注册人实际使用注册的商标的商业利益和合法权益，另一方面也平衡了商标注册人与第三人的利益平衡，对于诉争商标确实没有使用的产品且无合理理由的予以撤销，充分激活商标资源，鼓励各类市场主体积极投入商标的商业使用。

在浙江省武义大地印业有限公司（下称大地公司）与丹麦乐高博士有限公司（下称乐高公司）针对第7164536号“朋友”商标（下称诉争商标）撤三复审行政诉讼纠纷案件当中，这一裁判思路也得到了体现。

2016年10月21日，商评委作出复审决定认为，大地公司提交的证据复印件不能视为有效使用证据，证据的真实性难以确认；大地公司提交的销售合同原件、销售清单原件为自制证据，在无相关发票原件的佐证下，不能证明标注诉争商标的品牌商品在指定期间的实际销售情况；“朋友”牌扑克牌实物未显示日期，不能证明诉争商标在指定期间的实际使用情况。综上，商评委认为大地公司提交的证据不足以证明诉争商标于指定期间进行了公开、真实、合法的商业使用，决定对诉争商标予以撤销。

北京知识产权法院经审理认为，大地公司提交的“朋友”牌扑克购销合同原件及相应的发票原件，足以证明双方之间的合同关系及相应购销合同的履行情况；大地公司提交的扑克生产流程单、销售清单及商标印刷授权委托书等证据，虽然有些为复印件及自制证据，但结合前述购销合同、相应发票及产品实物综合判断，大地公司提交的证据可以形成有效的证据链。据此，法院认为，大地公司提交的证据足以证明其于指定期间将诉争商标在核定的扑克牌商品上进行了真实、合法、有效的商业使用，在扑克牌商品上的注册应予维持，但在纸牌、全自动麻将桌（机）、玩具汽车、玩具娃娃、电动游艺车、健美器、高尔夫球杆、运动用球等其他核定商品上的注册应予撤销。北京知识产权法院于2017年11月23日作出一审判决，撤销商评委作出的复审决定，并判令商评委重新作出复审决定。

北京市高级人民法院经审理认为，大地公司提交的购销合同及发票、扑克生产流程单、销售清单等证据能够形成完整的证据链，证明大地公司于指定期间将诉争商标在扑克牌商品上进行了真实、合法、有效的商业使用，而诉争商标核定使用的纸牌、全自动麻将桌（机）商品与扑克牌商品在《类似商品和服务区分表》中属于同一类似群组，大地公司在扑克牌商品上对诉争商标的使用可及于纸牌、全自动麻将桌（机）商品。

对于诉争商标是否于指定期间在核定的玩具娃娃、玩具汽车、风筝、电动游艺车、健美器、高尔夫球杆、运动用球商品（下统称诉争商品）上进行了实际使用，北京市高级人民法院认为，诉争商品与纸牌、扑克牌、全自动麻将桌（机）在《类似商品和服务区分表》中不属于同一类似群组，二者在产品原料、生产部门、销售渠道、消费群体等方面存在一定差别，不构成类似商品，大地公司在扑克牌商品上的使用行为不应视为在诉争商品上的使用。同时，大地公司在该案中提交的证据亦不足以证明其于指定期间在诉争商品上对诉争商标进行了真实、合法、有效的商业使用，诉争商标在诉争商品上的注册应予撤销。

综上，2018年12月北京市高级人民法院终审判决认为一审判决对诉争商标在纸牌、全自动麻将桌（机）商品上应予撤销注册的认定虽有不当，但其裁判结论正确，故对其存在的瑕疵予以纠正后，对一审判决结果仍予以维持。同时，大地公司的上诉理由部分成立，但尚不能使其上诉请求成立，故对其上诉请求不予支持，商评委仍需在二审法院认定的基础上重新进行审查并作出复审决定。