1、商标的其他第三方所享有的权利
如果目标企业所使用的专利来自于第三方，那么，必须认真审查相关的使用许可合同，必须查明许可的种类，以及合同中是否存在被许可人可以对许可技术进行修改的约定，许可协议中是否存在控制权变更条款。
2、商标共同所有权
在某些情况下，共同所有的专利可能不需要其他方的同意就可以转移。因而，需要仔细审查共同所有权的内容。
以上可知，IP权属瑕疵风险因素主要来自于相关国家IP法律冲突（差异）和相关合同风险。因此，为了评估IP权属瑕疵风险，应审查、评估该项IP的性质，注意所有权与使用权的区别，弄清楚目标企业所主张的权属是所有权还是使用权。
3、商标评估IP地域性风险
IP具有严格的地域性，因此是海外收购IP法律风险的一个重要风险源。地域性意味着，按照一个国家或者地区的法律产生的IP，只在该国家或地区范围内有效，超出该地域范围，该项IP即不复存在。与此相对应的是，同一项技术可以在很多国家取得专利，同一个商标也可以在很多国家获得注册。因此，大型跨国公司一般都会在很多国家申请专利，此所谓“专利圈地”，其产品也会销售到很多国家，在其产品销售国一般都会注册商标。
每个企业海外并购IP的目的并不是一样的，有的只想购买一个或者几个国家专利或商标专有权，有的则是全部收购。而购买在一个国家申请、注册的专利权或商标与购买在多个国家申请、注册的专利、商标，其价格的差异非常大。如果中国企业的战略目标是某专利或商标的全球注册，就必须审查该项IP在哪些国家或地区申请权属是否获批，不能遗漏。这是IP地域性风险评估最重要的内容。
需要说明的是，就商标国际注册而言，只要向欧盟商标注册局递交一份单一申请就可能在所有成员国拥有一个注册商标。同样，只要向位于日内瓦的世界知识产权组织（the World Intellectual Property Organisation，WIPO）递交一份单一申请就可能获得世界范围的商标注册。这取决于申请人的选择、需要和付费能力。同理，就申请专利国际申请而言，专利合作条约（Patent Cooperation Treaty，PCT）实现了一国申请，多国有效。
4、商标评估IP时间性风险
一般来说，IP资产有着严格的时间界限。如发明专利，多数国家规定了二十年的保护期，具体的则取决于各国法律的规定。超过这一时间界限，法律对于相应的IP资产不再给予垄断性保护。而且，在专利法规定的保护期内，专利权人还须向专利机关交纳规定的专利年费，以维持专利的有效性。因此，通过审查这些方面的情况，确定所要收购的IP资产是否在法律保护的有效期限内，以及有效期限的长短，直接决定了该项IP保护的范围和强度，最终对收购价格的形成产生影响。这对于保证交易安全十分重要。
由于对IP时间性风险认识不足，中国企业海外并购中因此而失利的案例不在少数。上海易初通用机器公司收购国外某公司的压缩机技术时，尽管收购方是国内领先的汽车空调压缩机生产企业，但外方利用中方信息不对称，不了解该专利的具体情况，刻意夸大该专利的含金量。外方声称其压缩机技术中包含24件专利，其实有21件并未得到授权，真正享有完全知识产权的专利技术只有3件。而中方在该技术即将到期、所有专利和商标将被停止使用之际才发现这一问题，致使投入巨资收购的专利技术，战略价值和经济价值均显著低于并购预期。
此案说明，海外IP资产收购，一定要关注每项IP的法律保护期限。对于期限快要届满的核心IP，一定要弄清所适用的法律，是否可以续展、如何续展、是否存在障碍和续展的费用等。例如，对于商标，特别要注意商标有效期，以及是否在期限届满前申请续展并获得批准。
5、商标评估IP诉讼或无效争议风险
收购方需要评估目标公司近5年内作为原告或被告参与的、已结案或正在审理的诉讼案件情况，包括调查案件性质、诉讼法律关系和（可能的）结案情况，并透过这些情况了解目标公司IP经营管理的状况和基础。这对于整合阶段顺利营运收购的IP，实现IP的价值转移十分重要。
此外，收购方还要调查、评估目标公司正在申请、审查过程中的IP状况，例如，发明专利的申请与审查情况、驰名商标的申请与认定情况，了解官方审查意见、目标公司的答复意见和利益相关人的质疑意见，查明可能存在的IP争议风险。
以上说明，IP法律风险涉及权属风险、地域性风险、时间性风险和诉讼或争议风险等方面，必须全面、通盘分析。其风险因素主要来源于法律差异和有关IP的经营管理行为，通常为可防可控的风险。因此，海外收购IP的法律风险评估，重点应就如何防控以及可能的成本提供评估意见。
6、商标IP尽职调查：风险评估的基本方法
IP法律风险评估主要是通过IP尽职调查来完成的，其结果将会直接影响交易的价格，有时可能会导致交易结构的重新评估或改变，甚至决定收购的成败。
IP尽职调查的发起人，既可以是投资企业本身，也可以是收购者委托的独立中介机构，如律师事务所和会计师事务所。在某些国家，涉及行业安全和国家产业战略布局时，行业协会或者国家知识产权管理有关部门则可能是IP尽职调查的发起人。值得注意的是，随着专业化的发展，由专门的IP管理咨询公司承接这类业务，可以确保调查研究方法的适当性和结论的准确性，在关键市场取得市场调查信息，获取目前或潜在的假冒和相关问题的证据，协调国际注册和诉讼评价。
IP尽职调查的一般步骤为：第一步：（参与）选择目标企业的目标IP；第二步：确定交易方式，明确是资产收购还是股权收购；第三步：确定交易中有实质意义的IP，弄清是品牌收购还是技术收购；第四步：审查IP资产相关的材料；第五步：确定并购价格，基于审慎性调查结果制定最终并购方案。具体地说，这种专门调查一般应包括如下方面：
首先，掌握收购目的。根据企业自身的规模、实力和发展战略来选择交易对象。作为收购方的IP专家应了解投资方在IP方面要达到的商业目的和未来的商业计划，必须清楚地了解投资方的期望，明确从此次交易中拟获得何种资产，如何使用这些资产，以及要实现怎样的战略目标、技术目标和经济目标。
其次，确认收购的交易结构。只有在确认了交易结构后，才能根据不同的交易结构设计不同的审查重点。股权收购中的IP问题相对简单，交易成本较低。
资产收购中的IP问题相对复杂。不但要审查目标公司对每一专利、商标、版权、域名等IP资产是否拥有所有权或使用权，还必须弄清楚其是否有权转让或许可他人使用，这些转让和许可是否要受限于某些条件；同时，在交易过程中还需要针对目标公司每一项IP，准备单独的转让或许可协议，必须考虑不同国家对这些协议的条款和生效有不同的要求，如要求相应的知识产权当局批准或备案等。
再次，审查IP的有效性。于专利而言，必须审查专利文件，而不能仅看专利（权）证书。不少专利由于专利（申请）文件中有关“技术特征”等核心内容写得太差，使该专利的权利要求很容易被绕过，或者真正核心的部分不被保护，该“专利”实际处于不被保护的状态。这样的权属瑕疵案件国内外都有，国内更为频繁。对所涉专利问题，还要注意审查目标企业是否按时交纳专利年费以维持其专利的有效性，必要时可通过查询专利登记薄来确定拟收购的专利的法律状态，审查其是否被认定无效，或因其他原因失去专利权。
IP权属瑕疵更多的表现在IP对外许可使用上。如果IP对外设有使用许可，可视为权属上的瑕疵。因此，必须要审查是否有许可使用。方法上，可到备案登记机构查询。从备案登记机构无论能否查实目标IP的使用许可情况，都应要求目标企业做出必要的相应承诺。
7、分析IP的真正权利人。以专利为例，需要查明是否合作开发或委托开发的专利技术。为此，应当审查发明人与目标公司的关系，弄清楚发明人是不是目标公司的职员，谁是该专利技术的真正的权利人，避免表面上的专利权人并不真正拥有该专利带来的风险。
（作者简介：留英博士，综合开发研究院（中国·深圳）特聘研究员，首都医科大学管理学院讲座教授，法学系学科带头人）
