没有洪荒之力,外文商标中文译名怎么保护?

时间: 2017/10/12 18:15:45来源:香港日聪商标事务所 点击:1705次

来源:中华商标协会

随着经济全球化的发展和我国消费水平的提高,越来越多的外国商品进入中国市场。复杂冗长的外文商品名称或商标不利于我国消费者记忆、朗读和宣传,生产者一般会选择一个既能表述产品功能,又和中国语言习惯相符的中文译名。然而,该中文译名可能已经被中国相同或类似商品的其他生产者注册为商标,外文商标权利人和中文译名商标权利人的纠纷屡见不鲜。本文作者从外文商标及其中文译名的含义着手,从范围、条件和路径3个方面分析外文商标中文译名的法律保护问题。

一、外文商标中文译名的常见类型

 

1.外文商标
  根据我国《商标法》第八条的规定,任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。从注册商标的基本要求可以看出,商标是商品或服务的提供者为了将自己的商品或服务与他人提供的同种或类似商品或服务相区别而使用的标记。
  外文商标的本质仍是商标,必须符合上述要求。在实践中产生争议的外文商标,不仅是非中国文字,而且是非国内生产经营者在中国注册或使用的商标。因此,外文商标应当满足3个条件:能够识别商品或服务的来源、商标文字不是汉字、该商标为外国生产经营者注册或使用。


2.外文商标的中文译名
  外文商标翻译成中文主要有3种方法:音译、意译及音意两合。例如,LAFITE翻译成“拉菲”就是音译的典型,即直接根据外文发音,选取合适的中文谐音进行表述。意译是根据外文的实际含义,而不考虑外文发音进行翻译,如WALKMAN翻译成“步行者”。音意两合法是综合考虑外文商标的外文发音和中文含义后,兼顾二者作出的汉译,如Coca Cola翻译成“可口可乐”,既和发音相似,又表明该饮料很可口。一些简称和俗称也逐渐成为外文商标的中文名称。如“索爱”是索尼爱立信的简称之一,Viagra俗称“伟哥”。

 

二、外文商标中文译名争议典型案例

 

(一)陆虎案
  案情
  原告路华公司系国外知名越野车生产厂商,其英文商号和注册商标均为LANDROVER,第三人吉利公司系我国民营汽车生产厂商。1999年11月10日,吉利公司在汽车和周边商品上申请注册了陆虎中文商标,2001年3月7日被核准注册。路华公司随即于2004年4月26日向商评委提出对陆虎中文商标的撤销注册申请,但商评委最终裁定对争议商标予以维持,路华公司不服裁定,起诉至法院。
  审判结果
  北京市第一中级人民法院判决撤销被告商评委的裁定,要求重新作出裁定。北京市高级人民法院维持原判。法院认为,在争议商标申请以前,英文“LANDROVER”越野车已经在中国被呼叫为“陆虎”,陆虎商标在汽车领域以及与汽车行业相关的领域已经具有较大影响,吉利公司理应知晓中文“陆虎”与英文“LANDROVER”的对应关系以及该名称在行业内的知名度,但其仍然将中文陆虎申请注册在汽车等商品上,其行为明显具有不正当性,不符合《商标法》的规定。


(二)永恒印记案
   案情

原告戴比尔斯百年有限公司系FOREVERMARK商标和FOREVERMARK及图商标的持有人。2005年2月,高文新在加工或半加工贵重金属、宝石(珠宝)等上申请注册了永恒印记商标,2008年4月被核准注册。2011年6月,戴比尔斯百年公司向商标评审委员会提出争议撤销申请。商评委最终裁定永恒印记商标予以维持。戴比尔斯百年公司不服商评委裁定,起诉至法院。
  审判结果
  北京市第一中级人民法院判决撤销被告商评委的裁定,要求商评委重新作出裁定。北京市高级人民法院维持原判。最高人民法院驳回高文新的再审请求。法院认为,永恒印记商标与FOREVERMARK商标、FOREVERMARK及其图形组成的商标各自核定使用的商品属于相同或者类似商品,后两个商标中FOREVERMARK为其显著识别部分之一。“ 永 恒 印 记 ”的 词 语 搭 配 形 式 与FOREVERMARK 一 致 ,亦 可 译 为FOREVERMARK。FOREVERMARK与永恒印记之间存在对应关系,二者共同使用在相同或类似商品上,易使相关公众对商品的来源产生混淆、误认,违反《商标法》的规定。
(三)拉菲庄园案
  案情
  原告金色希望公司于2005年在葡萄酒、酒(饮料)、果酒(含酒精)、蒸馏酒精饮料等商品上申请注册拉菲庄园商标,于2007年被核准注册。拉菲酒庄为LAFITE商标注册人。2011年8月24日,拉菲酒庄向商标评审委员会提出争议申请,请求撤销拉菲庄园商标的注册。商评委最终裁定撤销拉菲庄园商标。金色希望公司不服商评委裁定,起诉至法院。
  审判结果
  北京市第一中级人民法院判决维持被告商评委的裁定。北京市高级人民法院判决撤销北京一中院的判决和商评委的裁定,认为拉菲庄园商标显著识别部分为拉菲,与LAFITE标识在字形、读音等方面存在较大差异。在争议商标申请日之前,仅有少量专业性报刊对引证商标以及“拉菲”等有所报道,且大部分报刊的专业性强,受众面较小,难以认定引证商标在争议商标申请日之前,已经在中国内地具有市场知名度,相关公众已经能够将引证商标与“拉菲”进行对应性识别,二者不构成近似商标,拉菲庄园商标注册不违反《商标法》规定。近期,最高人民法院裁定提审该案。

(四)乔丹案
  案情
  乔丹公司2000年9月25日在申请注册乔丹QIAODAN及图商标,2012年4月21日被核准注册。2012年10月3日,迈克尔·乔丹向商评委提出撤销该商标的申请。商评委最终裁定维持乔丹QIAODAN及图商标。迈克尔·乔丹不服,起诉至法院。
  审理结果
  北京市第一中级人民法院判决维持被告商评委的裁定。北京市高级人民法院维持原判,认为QIAODAN仅系乔丹的汉语拼音,不唯一对应Jordan,且Jordan为美国人的普通姓氏而非姓名,现有证据不足以证明乔丹和QIAODAN明确指向迈克尔·乔丹。乔丹QIAODAN及图商标中图形部分的人体形象为阴影设计,未能清楚反映人物的容貌特征,相关公众难以将争议商标中的形象认定为迈克尔·乔丹。因此,乔丹公司的行为没有违反《商标法》。2016年4月26日,最高人民法院开庭审理了乔丹案。
  上述案例有4点相同之处:1.外文商标在该国乃至全世界都享有一定的市场知名度;2.该外文商标权利人在中国未申请注册对应的译名商标;3.中国生产经营者首先在中国申请注册前述争议商标(即该外文商标中文译名);4.外文商标权利人和中文译名注册人基本为同业竞争者。

 

三、外文商标中文译名法律保护的具体分析


 

(一)外文商标中文译名保护范围
  对外文商标中文译名的保护实质上是将外文商标承载的商誉由商标外部形态对消费者的指引效果扩展到字音和字义范畴。商标保护关系着经营者、消费者的切身利益和整个市场的稳定运行,显然不可能保护外文商标的所有译名。
  确定外文商标中文译名保护范围的核心考量因素是外文商标与中文译名的对应关系。一般需要考虑3个方面。
  1.外文商标权利人对外文商标中文译名是否使用及使用程度如何。外文商标权利人的主动使用是其中文译名受到保护的必要条件。
  2.官方组织机构对该译名的认可程度。
  3.相关公众和媒体对外文商标中文译名的使用和认可程度。
(二)外文商标中文译名的保护条件
  1.外文商标必须具备一定知名度只有当外文商标具备了一定的知名度,足以对消费者产生吸引时,讨论其中文译名的保护才具有现实意义。对于那些原本知名度就不高的外文商标,其自身尚不能很好地发挥识别商品或服务来源的作用,当然没有将保护范围扩展至字音或字义上的必要,否则无疑是对外文商标的过度保护,违反《商标法》立法精神,侵害了相关公众对商标的选择使用权。司法实践保护的LANDROVER、FOREVERMARK等外文商标中文译名,无一不是久负盛名的商标。
  2.外文商标与具体中文译名间建立唯一对应关系
  对外文商标的翻译与其说是两种语言符号的转换,不如说是两种文化的移植。即使是最为权威的词典,一个英文单词下也可能对应着数个不同的中文翻译。这意味着,如果外文商标和某一具体中文译名间未建立唯一对应关系,那么对外文商标中文译名的保护将出现不确定的多种可能,导致将外文商标权利人的商标禁用权扩大到令人难以想象的地步。有的外文商标具有多种不同的译名,有的属于共有领域的语言资源,为公众共同享有使用,如果对不唯一对应的中文译名加以保护,实质上赋予了外文商标权利人不正当的竞争优势,使得其他同业竞争者在商标注册上举步维艰。
  例如,FOREVERMARK除了可以翻译成永恒印记外,还可以翻译成永远作记号、无休止斑点、永远成绩等,但消费者显然不会将永远成绩和FOREVERMARK相混淆,戴比尔斯公司无权禁止他人使用永远成绩这一短语。因此,如果外文商标的某一中文译名未与该外文商标建立起唯一对应性,同时其使用不会导致相关公众混淆,那么外文商标权利人无权禁止他人使用该中文译名。
  3.外文商标中文译名必须由外文商标权利人主动使用
  商标主动使用是指商标权利人的商标使用行为。与此相对应,社会公众对商标的使用行为称为商标被动使用行为,通常体现在媒体和社会公众对商标的宣传、报道和评论等方面。
  以陆虎为例,路华公司并未使用陆虎这一译名,但由于媒体的宣传报道和公众的口口相传,这一译名为广大中国消费者熟悉和认可。这是被动使用的典型,社会公众和媒体而非商标权利人的广泛使用使得外文商标中文译名与该经营者形成唯一固定的对应关系,使其具备识别商品或服务来源的作用。
  有学者认为,外文商标中文译名的保护条件之一是外文商标与对应译名间的对应性系商标权利人主动选择的结果。也有学者认为,如果外文商标的中文译名通过使用(包括主动使用和被动使用)已经能够起到正确标示商品或服务来源的功能,具有可识别性,在同时满足其他条件的情况下,即可作为未注册商标获得保护。
  笔者认为,主动使用是对外文商标中文译名进行法律保护的必要条件。《商标法》《物权法》《合同法》都属于私法范畴。商标权是私权,当然适用意思自治的基本原则,在商标注册、使用、转让、商誉的建立以及权利人通过商标建立与社会公众的法律关系的过程中,外文商标权利人的自主意思举足轻重。如果外文商标权利人从未使用对应中文译名,缘何消费者和媒体通过使用建立的商标权益由其享有?例如,LANDROVER官方译名是路华而非陆虎,SonyEricsson的中文译名是索尼爱立信而非索爱,甚至有很长一段时间索尼官方声明拒绝承认“索爱”是其公司简称或者其手机或电子产品的简称。如果外文商标权利人意欲建立商誉的中文译名根本就不是公众广泛使用的汉字组合,也没有对这些译名的宣传推广付出劳动,当然谈不上通过自身劳动努力使这些名称从共有领域转归为私人所有。
  此外,被动使用产生的所谓商标显然不能通过收取对价的方式进行转让,也不能许可给第三人使用,它仅能禁止他人未经许可以生产经营为目的的使用,只具有消极权能而不具有积极权能。
(三)外文商标中文译名的保护思路
  通常在处理外文商标中文译名纠纷时,有4种不同的保护思路。
  1.将外文商标中文译名视为未注册商标
  我国《商标法》以保护注册商标为原则,保护未注册商标为例外,对未注册商标的保护仅限于未注册驰名商标。采用此种思路,对外文商标中文译名的知名度要求较高,不仅要求在外国驰名,同时在我国也具有较高知名度。权利人有义务举证证明其对外文商标中文译名的使用情况,以及该中文译名的知名度。但从某种程度上说,这种思路将外文商标与其中文译名看得过分独立,一定程度上割裂了二者之间的联系。
  2.主张外文商标中文译名在先使用
  在这种思路下,外文商标权利人必须证明外文商标中文译名在商标申请人申请注册前已经善意使用,且在一定范围内产生一定影响。商标权具有地域性的特征,“在先使用”同样也有地域要求,外文商标中文译名必须在我国法律效力范围进行使用才可能受到保护。受保护的外文商标中文译名使用行为必须是《商标法》意义上的使用,即将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源。
  3.将中文译名商标纳入外文商标禁用权的保护范围
  此种情形下,审查的重点是中文译名商标与外文商标的对应程度。权利人只需证明中文译名与外文商标之间具有固定对应关系,无须将重心放在中文译名商标的使用情况上。采用这种思路,减轻了外文商标权利人的举证责任,降低了对外文商标中文译名的保护门槛。
  4.其他保护思路理论界还有一些其他的保护思路,如规定某些类别外文商标的中文名称禁止作为商标使用。比如,可以主张“伟哥”一词可能有害于社会道德风尚或者有其他不良影响而不能作为商标使用。还有的学者提出,可以把外文商标的中文名称作为在先企业名称权进行保护。此时,要求企业名称知名度相对较高,且译名申请人和外文商标权利人属于同一或相近行业。此外,还可以从《反不正当竞争法》的角度对外文商标的中文名称加以保护。在这种思路下,外文商标权利人需要举证证明译名申请注册人抢注商标侵害其合法权益,实施了不正当竞争行为。

 

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